Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Montevideo, 12 de mayo de 2003.

No. 243

V I S T O S:

Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “TELEFÓNICA S.A. con ESTADO. MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA. Acción de nulidad” (No. 210/01).

R E S U L T A N D O:

I) La actora promueve demanda de nulidad contra la resolución de 27/3/2000 de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, por la que se concedió el registro de la marca “TELEFÓNICA” (Etiq.) en las clases ints. 9, 35, 38 y 42, sin derechos privativos sobre el término “TELEFÓNICA”.

Afirma que es una empresa multinacional que presta servicios globales de telecomunicaciones a nivel mundial, siendo ampliamente conocida bajo la denominación TELEFÓNICA, de la que es titular del nombre comercial así como de un gran número de marcas con la misma denominación, de reconocido prestigio y renombre en el mercado.

Señala que la forma de la concesión del registro nacional de la marca violenta y lesiona su derecho de propiedad industrial, en tanto debilita su marca y permite su uso a terceros a quienes se les allana el camino para valerse de su prestigio y notoriedad.

Sostiene que la resolución que concedió el registro de la marca sin derechos privativos sobre el término TELEFÓNICA, es ilegítima y atenta contra sus derechos adquiridos.

 

II) La demandada en su contestación expresa que el término TELEFÓNICA se encuentra comprendido entre las prohibiciones consagradas por el art. 4o., nums. 9 y 10 de la ley 17.011, en el sentido de que no serán consideradas como marcas aquellas que siendo atributos de las mismas, se asocien con el producto o servicio a proteger, que carezcan de aptitud distintiva por ser genéricas o que consistan en denominaciones de uso general.

Agrega que si no es sin derechos privativos como señala el art. 7o. de la ley, la expresión TELEFÓNICA no es registrable.

 

III) Abierto el juicio a prueba, se produjo la certificada a fs. 38, y alegaron las partes por su orden (fs. 40 y fs. 43).

Previa vista al Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo (Dictamen 425/2002), se llamó para sentencia y giraron los autos a estudio de los Sres. Ministros, quienes, previa integración de la Sala, acordaron y dictaron sentencia en legal forma.

 

C O N S I D E R A N D O:

I- Que ha existido correcto agotamiento de la vía administrativa y la pretensión anulatoria ha sido introducida dentro del plazo legal, por lo que procede, entonces, ingresar al análisis del aspecto sustancial de la cuestión planteada.

II) Que la Sala integrada, discrepando en la oportunidad con la posición del Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, estima que debe acogerse la pretensión anulatoria movilizada.-

El acto en proceso es la Resolución de la D.N.P.I., de fecha 27 de marzo de 2000, en cuanto al conceder el registro de la marca mixta “Telefónica” (etiqueta), acta 309.649, para proteger artículos de las clases internacionales 9, 35, 38 y 42 lo hizo en los términos del art. 7 de la ley Nº 17.011 sin derecho exclusivo (privativos) sobre la expresión telefónica (fs. 59 vta y 53 vta. De A.A.).-

La aludida limitación se constituyó en el objeto del agravio parcial esgrimido, sosteniendo, quien acciona, que la resolución que concedió el registro de la marca sin derechos privativos sobre el término, es ilegítima y atenta contra sus derecho adquiridos.-

III ) La Sala estima que le asiste razón porque si bien es cierto que en principio, la expresión contenida en la etiqueta caería dentro de la previsión de los arts. 7 y 4, nums. 9º y 10º, de la ley.- También es cierto que el art. 8º de la misma habilita el registro de expresiones vulgares o genéricas “... cuando hayan adquirido probada fuerza distintiva, respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica ........ respecto de esos productos o servicios...”.-

Tal extremo fue especialmente invocado en la demanda por la empresa Telefónica S.A. (antes Telefónica de España S.A.) cuyos múltiples registros marcarios que acreditan dicha expresión, fueron plenamente justificados en la etapa administrativa y que en sede jurisdiccional no fueron denegados ni cuestionados por la demandada (fs. 58, A.A., reseña de fs. 6 vta. y recaudos de fs. 9 y siguientes).-

El Tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en un caso “mutatis mutandi” similar a éste (Sentencia 249, de 8 de mayo de 2002, redactada por el Dr. Víctor Hugo Bermúdez ).-

En tal oportunidad se dijo:

“Si bien es cierto que el término “.....” es genérico, ello no es relevante en virtud de la indudable aplicación del art. 8 de la ley 17.011 . Y conciernen al subjudice los ejemplos que expone el Dr. Mario D. LAMAS al referirse al instituto del “secondary meaning”, analizado por el Dr. Juan M. GUTIÉRREZ CARRAU, autor precisamente citado por aquél en ejemplos relativos a las marcas “PILSEN“ y “PAPAS CHIPS” que, si bien están compuestos por la suma de un término genérico y otro descriptivo del producto que procuran distinguir igualmente son reconocidos como marcas. Y el mismo LAMAS señala que la ley 9.956 no contempla la hipótesis “significación secundaria”, instituto que fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico por la ley 16.671 que ratificó el acuerdo ADPIC. Siendo finalmente contemplado por la nueva Ley de Marcas (art. 8º de la Ley 17.011 cit.) (LAMAS, Mario D.: “Derecho de Marcas en el Uruguay”, Montevideo, 1999 pág. 146/147, parr. 6.2; GUTIÉRREZ CARRAU, Juan M.: “Manual Teórico Práctico de Marcas”, 2da. Ed. F.C.U. 1998, págs. 36/40).”

“Refiriéndose al art. 4, num. 10, de la ley 17.011, expresan los Dres. Ricardo MERLINSKI y Lucía SALAVERRY: “.... La ley prohíbe su registro porque carece de aptitud distintiva; y ello porque se trata de denominaciones genéricas, usuales y necesarias para designar artículos u objetos”. “Denominación genérica es aquel vocablo imprescindible para indicar o denominar a determinado producto o servicio en general. Es decir es la designación única y necesaria del mismo”. “Pero como ya se expresó el art. 8 de la ley 17.011 ha innovado con respecto al concepto de aptitud distintiva de los productos y, en el inc. 1º de este art. 8º, lo ha dejado plasmado.- En la obra de los autores citados, se señala: “... el carácter distintivo no es un requisito de limites inmutables. Es un requisito dinámico que como tal puede ser modificable con el pasaje del tiempo, en razón de circunstancias de diversa índole”. “La posibilidad de mutar que tiene esa aptitud distintiva puede verificarse cuando un signo carente de capacidad distintiva, prima facie, adquiere una fuerza distintiva que hace posible al público consumidor identificar los productos o servicios con empresario particular.”

“Esta apreciación, puede ser de aplicación respecto de denominaciones genéricas, en su significado habitual que adquieren aptitud distintiva en la medida en que el público en general, vaya asociando en forma gradual, esa expresión descriptiva con determinado producto en particular y como consecuencia de esa asociación inmediata que vincula la denominación con el producto o servicio, pasa irremediablemente a ser la forma de designación natural del mismo.....”.

“Cuando una denominación genérica o descriptiva pasa a ser asociada en la mente del público en general, no ya del público consumidor, con un producto o servicio determinado y no otro de iguales características, la denominación descriptiva deja de ser tal para pasar a tener un sentido propio, cuyo contenido es una identificación con aquél producto o servicio (“Las marcas en el Uruguay”, A.M.F. pág. 19/20 y 37/38).”

Por todo lo que viene de verse estima el Tribunal que la limitación impuesta por el acto en recurso (sin derecho al uso exclusivo sobre la expresión que se registra) es improcedente en aplicación del art. 8 de la ley 17.011. Por cuya virtud, tal acotación es ilegítima y el acto que la

concreta debe ser anulado en el punto concreto objeto del agravio.-

Por estos fundamentos, no obstante lo dictaminado por el Sr. Procurador del Estado en lo Contencioso Administrativo, el Tribunal integrado

F A L L A :

Acogiendo la demanda y, en su mérito, anulando el acto administrativo impugnado en el aspecto objeto de agravio.

A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios del abogado de la parte actora en la cantidad de $ 15.000 (pesos uruguayos quince mil).

Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos agregados; y archívese.

Dr. Rochón, Dr. Mercant (r.), Dr. Baldi, Dr. Brito del Pino, Dr. Piatniza.

Dra. Petraglia (Sec. Letrada)