¿Cuáles de los siguientes tres elementos integran el establecimiento comercial: marca, nombre y derecho al local?

Por Carlos López Rodríguez

I. Marcas

Sin lugar a dudas las marcas integran el establecimiento comercial.

El artículo 70 de la Ley 17.011establece que en la venta de un establecimiento comercial se consideran comprendidas las marcas, salvo estipulación en contrario:

"Artículo 70. La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión”.

II. Nombre comercial

La Ley no considera el derecho al nombre comercial como un bien que integre la casa de comercio. La Ley, textualmente, no vincula el nombre comercial a un establecimiento sino a una actividad con fines comerciales. 

Recordamos, en especial, el artículo 71 de la Ley 17.011: “El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve”.  

A su vez, el artículo 68 establece: “Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente”. Por el artículo 68 no se prohíbe directamente el uso del nombre comercial ya usado por otro, pero se impone, a quien quiere usarlo, la obligación de efectuarle una modificación que lo haga visiblemente diferente al preexistente. La restricción se impone sólo cuando se trate de las mismas actividades. 

A. Sobre la trasmisión del nombre comercial

La Ley no dispone que la enajenación de la casa de comercio comprenda el nombre. La Ley 17.011, que regula las marcas y el nombre, establece, expresamente, que la marca se trasmite con la enajenación de la casa de comercio pero no dispone lo mismo con respecto al nombre comercial. 

1. Interpretación del artículo 70 de la Ley 17.011

El artículo 70 de la Ley 17.011 establece: “La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión”.

En la Ley, la marca tiene su especial régimen legal y el nombre tiene, también, su régimen especial. Por ello, lo que se establezca para la marca no es extensivo al nombre y viceversa. Más aun, en una interpretación a contrario sensu, si la Ley admite que la marca queda comprendida en la venta del establecimiento comercial y no lo dispone para el nombre, es porque se ha querido un régimen distinto. Puede concluirse que si la casa de comercio se trasmite, con ella no se enajena el nombre.

Advertimos que en materia de nombre existen intereses contrapuestos: el interés del adquirente en mantener el nombre usado por el enajenante, como factor de atracción de clientela y el interés del dueño del nombre, que tiene derecho a su uso exclusivo y el interés de los terceros, que pueden ser confundidos con la permanencia del nombre. Precisamente,  para  tutela del creador del nombre y de los terceros, la Ley no ha dispuesto que el nombre se trasmita con la enajenación del establecimiento,  como lo hizo para las marcas.  

2. Precisiones

De acuerdo al artículo 71, antes citado, la Ley tutela el nombre mientras esté anexado a una actividad y no a un determinado establecimiento. Puede concluirse que si la casa de comercio se trasmite, con ella no se enajena el nombre. Cuando el dueño del nombre enajena el establecimiento, puede seguir su actividad con ese nombre en otros establecimientos. El derecho de la exclusividad en su uso termina cuando quien lo adoptó clausura sus actividades.

Por ejemplo, cuando el dueño del nombre tiene varios establecimientos y enajena uno de ellos, puede seguir su actividad, con ese nombre, en los establecimientos que conserva. El adquirente del establecimiento no adquiere derecho al nombre.

Supongamos que el Sr. Ricardo Martínez tiene varios bares y los explota bajo el mismo nombre “Germinal“. Tiene un derecho exclusivo al  uso  de ese nombre. Si vende sólo uno de ellos, resulta claro que ese nombre Germinal no podrá ser utilizado por el adquirente, porque el derecho de la exclusividad en su uso termina sólo cuando Ricardo Martínez clausure sus actividades.

En otro ejemplo, si quien enajena la casa de comercio cesa su actividad, no puede reservarse la propiedad del nombre. Si Ricardo Martínez, es dueño de un bar y lo enajena, cesando en su actividad,  quien lo adquiere, podrá usar el nombre Germinal, puesto que Ricardo Martínez ya no tiene la propiedad de ese bien incorporal. Si, al enajenar el bar, el Sr. Ricardo Martínez cesa con todas sus actividades, ya no tendrá derecho sobre el nombre Germinal de su propiedad, por cuanto él ha cesado en su actividad. Quien adquiere su casa de comercio, podrá ponerle como nombre Germinal, puesto que Ricardo Martínez ya no tiene la propiedad de ese bien incorporal porque cesó en su actividad.

Siguiendo con ejemplos: el Sr. Ricardo Martínez usaba su nombre personal para designar su actividad, ligada a un establecimiento. El adquirente no podrá utilizar ese nombre porque sólo podrá adoptar para su actividad su propio nombre o una designación convencional. Nuestra postura se corresponde con el principio de la veracidad antes referido.

Desde luego, cabe aclarar que el nombre identifica la actividad desarrollada por una persona y es un factor de atracción de clientela[2]. Por esta última función, al adquirente de una casa de comercio, puede interesarle continuar su explotación bajo el mismo nombre utilizado por el enajenante, para dar una apariencia de continuidad que se entiende beneficiosa para conservar la clientela. El derecho a usar el nombre dependerá de las circunstancias antes referidas. El adquirente podrá negociar con el enajenante para que le permita utilizar el nombre  que él estaba utilizando.

B. Opinión de Merlinsky & Salaverry

Merlinsky & Salaverry opinan que se creó una confusión reglamentando sobre marcas en sede de nombre comercial. Interpretan que el artículo 70 se refiere, no solamente a la marca, como dice el texto de la norma, sino también  al nombre comercial, porque  la norma está incluida en sede de nombres comerciales.

Dicen textualmente:

“La ley no prevé hipótesis alguna de separación de un nombre comercial del establecimiento que lo lleva (art. 70 ley). Para que esa separación pueda darse, es necesario pacto expreso en contrario en la enajenación del establecimiento. Se sigue aquí el principio general: si nada se estipula la enajenación del establecimiento comprende la del nombre comercial.

Esta norma no es nueva, sino que ya se encontraba en el texto legal anterior. Solamente que estaba ubicada en otro lugar. Era el art. 7 de la vieja ley, Capítulo I, en la parte general relativa a marcas.

En el nuevo texto ha sido reubicado y colocado en sede de ‘nombre comercial’.

Estimamos que el cambio no ha sido feliz, y crea confusiones.

Entendemos que lo que el legislador ha querido era extender el régimen previsto para las marcas y su transferencia con el establecimiento comercial, al nombre comercial.

Pero se crea confusión reglamentando sobre marcas en sede de nombre comercial. Lo mismo es válido para la o las marcas, con la salvedad de que la marca no necesariamente va unida al establecimiento como el nombre. El titular de una marca es una persona física o jurídica pero no un establecimiento comercial.

Interpretando armónicamente el texto legal, utilizando además el método lógico sistemático, debemos  concluir en lo siguiente:

a) el art. 70 se refiere, no solamente a la marca, como dice el texto de la norma, sino también  el nombre comercial. Obsérvese que la norma está incluida en sede de nombres comerciales.

b) La enajenación del establecimiento, si nada se dice comprende el nombre comercial que lo prestigia, valoriza y permite distinguirlo de los demás establecimientos del mismo género. Por lo que es lógico que la enajenación del establecimiento comprenda la de su nombre, salvo pacto expreso en contrario. Ello es por otra parte el principio general.

a) Respecto de la o las marcas, ellas no son de propiedad del establecimiento, como ya quedó dicho. Pero ellas pueden ser utilizadas por su titular en un establecimiento fabril de su propiedad, o explotadas en un establecimiento comercial en el que se expenden con exclusividad, artículos con dichas marcas.

En estos casos, el titular de esa marca, persona física o jurídica que es a la vez propietaria de dicho establecimiento, al enajenar este último, estará obligándose igualmente a realizar los trámites necesarios, para transferir las marcas que allí se explotan. Ello salvo que exista pacto en contrario”[3].

No compartimos esta interpretación. El artículo 70 está mal ubicado, pero sólo se refiere a la marca.

En la Ley, la marca tiene su especial régimen legal y el nombre tiene también su régimen especial. Lo que se establezca para marca no es extensivo al nombre y viceversa.

Más aun, en interpretación a contrario sensu, si la Ley admite que la marca queda comprendida en la venta del establecimiento comercial y no lo dispone para el nombre, es porque se ha querido un régimen distinto. Tan distinto es, que la norma sobre nombre, lo vincula a una “actividad comercial” y no a un establecimiento[4].

III. Derecho al local

El "derecho al local"  implicaría una legítima aspiración del adquirente de un establecimiento, aun en el caso de que nada se hubiera especificado, a que el enajenante le asegure la utilización del local a algún título (no necesariamente compraventa). Esta opinión tiene el respaldo normativo del artículo 65 del Decreto Ley 14.219.

Con todo, entiendo que no puede darse una respuesta general en cuanto a los bienes que integran el establecimiento comercial. Debe analizarse cada caso y analizarse la letra del contrato de promesa de enajenación y su intención, según las reglas que dispone el artículo 295 y 296 del Código de Comercio.

En algunos casos, se verá que el derecho al local es irrelevante. Véase, por ejemplo "La Pasiva". En dicho caso lo relevante es el nombre comercial y la marca, no siempre el derecho al local. De hecho, La Pasiva funciona con bastante éxito en locales ubicados en lugares muy diversos. Por otra parte, puede ser que el adquirente ya tenga un local propio o arrendado, donde planee instalar el establecimiento. Eso sí, si no se le asegura la utilización del nombre y de la marca, entonces por más que se le ceda el arriendo el adquirente resultará burlado en sus verdaderas intenciones al momento de adquirir el establecimiento La Pasiva.

En un caso opuesto, en que se enajene un almacén de barrio, muy probablemente sea fundamental el derecho al local e insignificante el nombre comercial o la marca.

Lo que debe orientar nuestro razonamiento son las preguntas siguientes: ¿a qué efectos se discute la integración de un establecimiento comercial? Existe en esto una doble finalidad.

Una consiste en determinar qué se encuentra comprendido en la enajenación frente a la falta de una estipulación expresa en el contrato. Si en el contrato me obligo a ceder el arriendo o prometo la venta del inmueble, entonces, la interpretación es ociosa. El problema se suscita cuando nada se dice o existe ambigüedad.

Otra consiste en determinar cuándo estamos en presencia de una enajenación de establecimiento, a los efectos de hacer jugar las responsabilidades correspondientes. Esto es: si en el caso de un almacén de barrio, se pretende que el contrato por el cual se vende las mercaderías e instalaciones y se cede el arriendo, no es una enajenación de establecimiento sino una serie de enajenaciones a título singular, se está mintiendo. Consecuentemente, si no se realizan las publicaciones correspondientes, el adquirente será solidariamente responsable con el enajenante por todas las deudas, actuales y futuras (Ley de 1.904).

 



[1] Merlinsky & Salaberry, al respecto sostienen otra postura:

“Adhiriendo a esta concepción objetivista del nombre comercial y con la cual coincidimos plenamente, Miguel de Almansa  Moreno en una conceptualización de mayor precisión expresa: ‘el nombre comercial es el signo, símbolo, emblema o denominación que sirve para identificar una empresa en el ejercicio de su actividad y, que la distingue en el mercado, de otras empresas que realizan actividades idénticas o similares’.” (subrayado nuestro).

“Los aspectos precedentemente expuestos, facilitan la diferenciación entre los conceptos de nombre comercial y denominación social.”

“La distinción de estos conceptos es fundamental para evitar confusiones y deslindar sin errores ni interpretaciones ambiguas, la nítida diferencia entre un concepto de puro derecho mercantil como lo es el nombre civil o denominación social: comerciantes individuales y sociales y un concepto específico de propiedad industrial: el nombre comercial, el que será exclusivamente utilizado para designar la empresa ante su clientela” (Merlinski & Salaberry, Las marcas en el Uruguay, Marco Normativo, p. 71-72).

No compartimos esta postura. La Ley 17.011 para nada se refiere a la empresa. En nuestro criterio la empresa es concepto económico y no jurídico.

[2] Garrigues  señala que con el nombre se produce un proceso de objetivación, por el cual se convierte de un medio de individualización del comerciante en un elemento más de la casa de comercio que individualiza a ésta.

[3] Merlinsky & Salaberry, Las Marcas en el Uruguay, Marco Normativo, p. 71-72.

[4] En el Código Civil italiano los artículos 2.563 y siguientes  regulan al nombre “ditta”. El artículo 2.563 establece que el empresario tiene derecho al uso exclusivo del nombre. El artículo 2.565 establece que el nombre no  se puede transferir separadamente de la azienda. Pero se agrega que en la transferencia de la azienda, por acto entre vivos, el nombre no pasa al adquirente, sin el consentimiento del enajenante. Se trasmite el nombre a los herederos,  cuando hay trasmisión de la azienda por sucesión.

La Ley argentina incluye expresamente al nombre como un elemento de la casa de comercio. El Código de Comercio colombiano también dispone  que el nombre es un elemento  pero establece que el nombre sólo puede transferirse con el establecimiento y que el cedente puede reservarlo para sí (art. 608). Agrega que el derecho al nombre se extingue con el retiro del comercio del titular, con la terminación de la explotación o con la adopción de otro nombre para la misma actividad.

En el Código de Comercio de Bolivia se le considera como elemento de la empresa.

 

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