Derecho de la propiedad intelectual

Por Nuri E. Rodríguez Olivera, Virginia S. Bado Cardozo y Carlos E. López Rodríguez

Definición:

se denomina Derecho de la Propiedad Intelectual al conjunto de normas que tutelan y regulan los derechos sobre diversas creaciones del intelecto humano, entre las cuales se encuentran los siguientes:

  • derechos de privilegio, 

  • derechos de autor,

  • derechos sobre elementos distintivos de actividades, productos o servicios y

  • derechos de propiedad industrial.

A nivel nacional, el régimen jurídico básico de la propiedad intelectual, está compuesto por las siguientes leyes: 

* Ley 10.079 de 1941, regulatoria de los privilegios industriales

* Ley 9.739 de 1937, modificada por la Ley 17.616 de 2003 sobre derechos de autor;

* Ley 17.011 de 1998 sobre marcas

* y Ley 17.164 de 1999, sobre patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. 

No nos ocuparemos, en esta oportunidad, de los derechos de autor, por tratarse de una materia eminentemente civil, a pesar de contar con algún aspecto que roza lo comercial.

I. Privilegios industriales

Definición:

El privilegio es un derecho de explotación exclusiva de una actividad industrial nueva en el país o una industria cuya explotación fue abandonada por un  período mayor de tres años, otorgado por el Poder Ejecutivo por un plazo improrrogable y único de nueve años, según establece el art. 1 de la Ley de Privilegios Industriales n° 10.079 de 1941 (LPI). 

El Poder Ejecutivo puede concederlo dentro de límites y condiciones legales. Esta competencia se la atribuye el art. 168 de la Constitución establece la competencia del Presidente de la República, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros y, entre otras, en el n° 21 establece: 

“Conceder privilegios industriales conforme a las leyes.”

La regulación de los privilegios industriales se encuentra en la LPI.

A. Estatuto del privilegiado

1. Condiciones legales para la constitución de privilegios industriales

Las condiciones más importantes que establece la LPI son las siguientes:

a. novedad de la industria;

b. beneficio a la economía del país;

c. inversión mínima.

a. Novedad de la industria

Debe tratarse de una industria nueva en el país o una industria cuya explotación fue abandonada por un  período mayor de tres años (art. 1, inc. 1). La misma ley califica lo que es industria nueva:

Se entiende por industria nueva, a los efectos de esta ley, aquella cuya explotación no pueda realizarse por los establecimientos industriales ya instalados en el país, sin la inversión de nuevos e importantes capitales en la modificación de las respectivas plantas industriales”.

b. Beneficio a la economía del país

El Poder Ejecutivo sólo puede conceder el privilegio si, con la implantación de la industria, se beneficia la economía general del país.

c. Inversión mínima

El Poder Ejecutivo impone una inversión mínima.

2. Enumeración legal de las industrias excluidas

En el art. 3 de la LPI se excluye de privilegios a determinadas industrias:

A) Que se relacionen con la obtención o elaboración de combustibles líquidos o carburantes.

B) De productos farmacéuticos o medicinales y de productos químicos de uso exclusivo o casi exclusivo en farmacia.

C) Que no constituyan una verdadera transformación o que puedan explotarse por procedimientos sencillos o de aplicación general.

D) Que puedan considerarse como una modalidad o complementarios de las existentes por requerir, además, su explotación, simples implementos mecánicos o aquéllas que sólo constituyan etapas en el progresivo desenvolvimiento o perfeccionamiento técnico de las ya instaladas.

E) Cuyos productos puedan reemplazar a otros similares fabricados en el país a base de materia prima genuinamente nacional”.

3. Derechos acordados por privilegio industrial y obligaciones del privilegiado

La concesión del privilegio acuerda a su titular el derecho a la explotación exclusiva de una industria. El plazo del privilegio será improrrogable y único, de nueve años.

Este derecho está tutelado incluso por normas de carácter penal (arts. 24 y 27 LPI). 

Existe un límite en el art. 6:

La concesión de un privilegio al amparo de esta ley, no podrá impedir a otra industria la elaboración del mismo producto cuando ella misma lo utilice como materia prima y lo someta a una substancial transformación de estado.

Las obligaciones del privilegiado se establecen en el art. 14 de la Ley. Debe invertir el capital que se le fijó y debe instalar una industria o adquirir un establecimiento industrial para su explotación.

B. Trámite para la obtención de un privilegio industrial

El trámite para obtener un privilegio se establece en los arts. 9, 10 y 11, de la LPI

Los solicitantes se presentarán por escrito al Ministerio de Industria, acompañando memoria descriptiva, planos y demás documentos exigidos por el decreto reglamentario la solicitud. Dentro de los diez días de presentada la solicitud de privilegio, se deben hacer publicaciones.

En todos los casos y previo a la concesión del privilegio, se requerirá el asesoramiento del Consejo de la Economía Nacional, estatuido por el art. 207 de la Constitución, cuando se cree; de las oficinas competentes; del Banco de la República y demás instituciones que el Poder Ejecutivo crea conveniente consultar. Dicho asesoramiento deberá versar, principalmente, sobre la utilidad de la implantación de la industria para la economía nacional y la necesidad de otorgarle el privilegio para su conveniente desarrollo. Las instituciones consultadas deberán expedirse dentro del plazo perentorio de veinte días (art. 9).

El solicitante de un privilegio industrial, al iniciar su gestión, deberá manifestar en base a qué régimen aduanero de introducción de materias primas y productos importados similares a los de la proyectada industria, asume el compromiso de plantearla.

El Poder Ejecutivo tendrá en cuenta las consecuencias financieras del régimen que se pretenda, a los efectos de la concesión del privilegio.

De concederse el privilegio, no modificará el régimen aduanero que establezca, salvo en aquellos casos en que se compruebe la existencia de dumping, prima de exportación a los productos similares importados o en los que un encarecimiento injustificado de las materias primas importadas haga peligrar la estabilidad de la industria nacional.

Art. 11:

"El Poder Ejecutivo, al conceder el privilegio, deberá determinar el capital a invertirse; el plazo de planteamiento que con sus prórrogas, no podrá exceder de tres años, contados de la fecha de concesión del privilegio; la capacidad de producción anual; la instalación de una planta industrial de acuerdo con la memoria descriptiva y planos que haya aceptado y las condiciones que el decreto reglamentario exija para mejor definir la naturaleza del privilegio, concretar su alcance e identificar el producto privilegiado."

La LPI establece la posibilidad de que un industrial se oponga a la concesión de un privilegio:

Los que hayan emprendido en el país una industria para la que se solicitare privilegio podrán oponerse a que éste se conceda, justificando poseer un establecimiento instalado especialmente para la explotación de la misma industria, que no haya permanecido inactivo durante el año anterior a la fecha de las publicaciones de la solicitud o que la falta de actividad se deba a razones justificadas a juicio del Poder Ejecutivo.

También, podrá deducir oposición quien justifique, en forma documentada, estar planteando la industria desde fecha anterior a las referidas publicaciones.

El período de oposición corre hasta treinta días después de la última publicación.

La oposición se substanciará por expediente separado.

C. Régimen de transmisión

Quien solicita el privilegio no puede ceder sus derechos durante su trámite (art. 20, inc. 1, LPI).

De acuerdo al art. 29, inc. 3, establece que el concesionario de un privilegio industrial sólo podrá transferirlo, en las condiciones siguientes:

  1. después que haya implantado efectivamente la industria,

  2. llevando los libros rubricados por el Juzgado competente y los que exige esta ley y

  3. previa autorización del Poder Ejecutivo, quien la otorgará cuando el cesionario llene a satisfacción iguales condiciones que las exigidas al cedente.

Se deduce de este texto que, quien obtuvo el privilegio, después de establecer la industria, podrá vender el establecimiento comercial con el privilegio pero con la previa autorización del Poder Ejecutivo.

El art. 20, inc. 2, admite que antes de la implantación de la industria, el privilegiado puede constituir una sociedad a la cual se trasmitirá el privilegio, siempre que en esa sociedad intervenga con un puesto de responsabilidad.

II. Propiedad industrial 

La propiedad industrial está constituida por los derechos establecidos para la protección de las creaciones intelectuales de aplicación industrial. 

Las patentes industriales, asimismo, se encuentran reguladas a nivel internacional, en varios tratados suscritos por nuestro Estado: el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, en su Acta de París de 1971, al cual Uruguay adhirió por el Decreto Ley 14.910 de 1979; desde 1995, según Ley 16.671 de 1994, se encuentra vigente el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual Relativos al Comercio, anexo al Tratado Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio.

La Ley 17.164 regula distintas modalidades: 

A. patentes de invención

B. modelos de utilidad 

C. y diseños industriales

En el art. 1 de la Ley 17.164 se dispone que la regulación se hace atendiendo al interés público y a objetivos de desarrollo nacional en sus diferentes áreas.

En el art. 2 se distingue entre el derecho moral y los derechos patrimoniales del inventor y diseñador en sus incs. 1 y 2:

El derecho moral de los inventores y diseñadores a que se los reconozca como autores de sus invenciones y creaciones es inalienable e imprescriptible y se transmite a sus herederos.

Los derechos patrimoniales emergentes de las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales se protegerán mediante patentes, los que se acreditarán con los títulos correspondientes.

El art. 5 establece que pueden ser titulares e esos derechos, las personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras. El art. 7 atribuye a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales, haciendo la salvedad de los convenios internacionales celebrados y agrega:

El Poder Ejecutivo podrá limitar la aplicación de esta disposición a los nacionales de aquellos países, o personas asimiladas a ellos, que concedan una reciprocidad adecuada.

En los art. 108 y ss. se establecen normas registrales. De su contexto resulta que son inscribibles las licencias, los embargos y las prendas que se pueden constituir sobre los derechos de patente.

Interesan las disposiciones contenidas en los arts. 118 y ss, en especial, el art. 120 que establece:

El personal que intervenga en la tramitación de las solicitudes de los derechos regulados por la presente ley está obligado a mantener la reserva sobre el contenido de los expedientes. La violación de este deber se considerará falta grave.”

Para todos los bienes comprendidos en esta ley se establece un régimen para diversos accionamientos de los titulares de las patentes, en los arts. 99 a 105, incluyendo sanciones penales. Se establece, también, un término de prescripción corta, en el art. 104:

 “La acción civil destinada a la reparación del daño prescribirá en el plazo de cuatro años, contados desde que el titular tuvo conocimiento de la infracción.”

A. Patentes de invención

La patente de invención, es el título que reconoce a una persona como creadora de un producto o procedimiento novedoso, de aplicación industrial.

Tiene un plazo de duración de veinte años, contados a partir de la fecha de la solicitud (art. 21 Ley 17.164).

1. Condiciones de patentabilidad

Para que un invento sea patentable, es necesario que sea novedoso y que esté destinado a la aplicación industrial

El art. 8 de la Ley 17.164 establece qué inventos son patentables:  

“Son patentables las invenciones nuevas de productos o de procedimientos que supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.” 

El art. 11 agrega: 

“Una invención supone actividad inventiva cuando dicha invención no se deduzca en forma evidente del estado de la técnica para un experto en la materia.” 

Luego, la Ley precisa lo que considera como novedoso y lo que no considera invención patentable.

A su vez, hay materias que no pueden patentarse como por ejemplo:

2. Concesión de la patente

El organismo que concede la patente es la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (art. 47). Los derechos conferidos por la patente nacen con la resolución que la concede. Así lo establece el art. 3 de la Ley, sin perjuicio de los derechos que emergen de la sola presentación de la solicitud y del derecho de prioridad.

Se debe cumplir con determinados requisitos legales para que su titular goce de los derechos de exclusividad reconocidos por el Estado. Del régimen muy minucioso de la Ley destacamos el art. 16, inc. 2:

“Si varias personas hicieren la misma invención en forma independiente unas de otras, la patente se concederá a aquélla o a su sucesor, que presente primero la solicitud de patente o invoque la prioridad de fecha más antigua para esa invención.”

El art. 42 admite la posibilidad de que se patenten invenciones comprendidas en monopolios existentes a favor del Estado o de particulares.

Los arts. 22 y siguientes establecen el trámite para obtener la patente. Cumplidas las formalidades y los trámites exigidos, la solicitud de patente deberá ser publicada en el Boletín de la Propiedad Industrial transcurridos dieciocho meses contados a partir del día siguiente al de su presentación o del día siguiente al de la fecha de prioridad, en su caso (art. 26).

En opinión de Mezzera Álvarez, a diferencia de lo que sucede con las marcas, la transferencia del establecimiento no implica la transferencia de la patente de invención. Ello se explica por cuanto la patente se refiere a una creación personalísima del inventor, no necesariamente vinculada con el establecimiento[2].

B. Modelos de utilidad

1. Definición

El art. 81 de la Ley 17.164 define los modelos de utilidad:

Considérase modelo de utilidad patentable a toda nueva disposición o conformación obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos, equipos u otros objetos conocidos, que importen una mejor utilización o un mejor resultado en la función a que están destinados, u otra ventaja para su uso o fabricación.

Se entenderá que un modelo de utilidad es novedoso cuando no se encuentre en el estado de la técnica.

Un modelo de utilidad para ser patentable deberá implicar una mínima actividad inventiva.

En otros artículos se establecen precisiones, sobre el alcance de la norma transcripta.

2. Plazo

Las patentes de modelos de utilidad se conceden por un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, prorrogable por 5 años (art. 84).

C. Diseños industriales

1. Definición

El art. 86 define los diseños industriales:

Considéranse diseños industriales patentables a las creaciones originales de carácter ornamental que incorporadas o aplicadas a un producto industrial o artesanal, le otorgan una apariencia especial.

2. Derechos

El art. 88 establece los derechos que confiere:

  1. derecho de impedir que terceras personas sin su autorización puedan fabricar, vender, ofrecer en venta, utilizar , importar o almacenar con fines comerciales, un producto con un diseño que reproduzca el suyo o diseños similares al suyo; incorpore ese diseño o sólo presente diferencias menores con él.

  2. derecho a impedir la realización de algunos de los actos referidos en el inciso anterior, cuando el diseño reproducido o incorporado se aplique a un tipo de género de productos distinto de los indicados en la patente.

Los arts. 92 y ss., establecen el procedimiento para obtener la patente.

Se confiere por el plazo de 10 años a partir de la presentación de la solicitud y es prorrogable por el término de 5 años.

III. Elementos distintivos

Entre los elementos distintivos, tenemos los siguientes:

  1. marcas,

  2. nombres comerciales e

  3. indicaciones geográficas.

A. Marcas

"Bebe la cerveza con el corazón del león"

Tabla sumeria de barro encontrada en la actual Siria (5000-4000 AC)

El art. 1 de la Ley 17.011 de 1998 establece lo siguiente: 

"Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra."

Signo, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia, es un objeto que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro.

Rippe Káiser señala que el registro de la marca confiere a su titular el derecho a utilizarla y que ese derecho tiene su origen en el acto administrativo de concesión del registro. El derecho es conferido en los términos siguientes:

1. Registro de marcas

Los derechos sobre la marca se adquieren con su registro en la Dirección de la Propiedad Industrial (art. 9 Ley 17.011).

Los arts. 10 y ss. regulan el trámite del registro, con previsiones sobre oposición, anulación y reivindicación.

a. Exigencias para el registro: novedad, especialidad y distintividad

Como regla general, para que un signo pueda constituirse en marca, debe ser “distintivo”. Como consecuencia de ello, por ejemplo, el art. 4, n° 11, establece que no puede usarse como marcas:

Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad.

Gutiérrez Carrau señala que la doctrina internacional ha clasificado a los signos de acuerdo a una escala decreciente de “distintividad”, de la siguiente manera:

“‘Signos de fantasía’, son los creados totalmente por la imaginación y que no trasmiten otro significado que el de ser ‘marca’.

‘Signos arbitrarios’, trasmiten un significado determinado, pero que aplicados al tipo de productos o servicios en cuestión resultan de fantasía por no tener ninguna vinculación directa o indirecta con los mismos.

‘Signos evocativos o sugestivos’, son los que requieren imaginación y razonamiento para llegar a una conclusión acerca del producto o servicio sugerido o evocado.

‘Signos descriptivos’, son aquellos que trasmiten una inmediata idea sobre calidad, características o ingredientes de los bienes a adquirir.

‘Signos genéricos’, serían los que concretamente definen un producto o servicios.

Como principio general, se ha entendido que los signos de ‘fantasía’, ‘arbitrarios’ y ‘evocativos o sugestivos’ son intrínsecamente distintivos y pueden constituirse en marcas.

En cambio los ‘descriptivos’ y los ‘genéricos’ no son intrínsecamente distintivos y no pueden  - en principio – constituirse en marcas[1].

La Ley crea una excepción en cuanto a los signos descriptivos y genéricos en el art. 8 que establece:

Cuando una palabra o conjunto de palabras, de las comprendidas en las prohibiciones de los numerales 9º), 10), 11) y 12) del artículo 4 de la presente ley, hayan adquirido probada fuerza distintiva respecto de un producto o servicio asociado a una determinada persona física o jurídica, serán admitidos como marca para esa persona física o jurídica y respecto de esos productos o servicios.

Extinguido el registro concedido al amparo de lo dispuesto por el inciso precedente, no podrá volver a ser registrado por terceros.

El inciso primero del presente artículo será de aplicación también a las marcas registradas antes de la entrada en vigencia de la presente ley, que reúnan las condiciones previstas en el mismo”.

Al respecto, el art. 11 del Decreto 34/999 agrega:

A efectos de lo previsto en el inciso 1° del artículo 8° de la Ley 17.011, se entiende por fuerza distintiva el hecho que el signo haya perdido su significado literal en la mente del público, asociándose instantáneamente con el producto o servicio del solicitante, ya sea porque se haya usado públicamente durante un largo tiempo o porque se haya usado con la suficiente intensidad y exclusividad que den por configurada la hipótesis.

En ambos casos estos hechos deberán ser probados fehacientemente”.

La doctrina, comentando esta norma, se refiere a la “significación secundaria” (secondary meaning) entendiendo que el signo genérico, en principio no admisible como marca, puede tener igualmente una función distintiva, por su asociación probada con un determinado producto o servicio de una determinada persona.

Se le llama “significación secundaria” porque existe un significado “primario” - el significado gramatical o literal del signo - pero ese signo, por el uso que le ha dado una persona en un comercio, adquiere un significado “secundario” en virtud del cual el público lo asocia con determinado producto o servicio[2].

La norma legal y su reglamentación requieren que se pruebe fehacientemente la fuerza distintiva.

Desde luego, cuando una expresión genérica adquiere esta significación secundaria, la persona que la usa deberá requerir su registro como marca para obtener derecho a su exclusividad. Inscripta como marca, su titular puede oponerse a que otros la usen. En tanto no se registre, las palabras genéricas podrán ser utilizadas libremente por los demás actores del mercado.

Existen otras prohibiciones en el texto legal al cual nos remitimos. Sólo mencionaremos las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique o cuyo empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los que se aplique, o si su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.

El art. 6 de la Ley n° 17.011 establece:

"Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

b. Derechos emergentes de su registro

El registro de la marca confiere a su titular los derechos siguientes:

El plazo de la protección legal es 10 años pero es indefinidamente renovable (art. 18). 

El derecho es conferido en los términos siguientes. 

* Derecho al uso exclusivo de la marca

En relación con la propiedad de la marca, la Ley establece una presunción de propiedad y confiere el derecho de uso exclusivo. El registro importa la presunción de que la persona física o jurídica, a cuyo nombre se verificó la inscripción, es su legítima propietaria. En efecto, el art. 9 de la Ley establece:

"El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.

El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria."

El derecho reconocido legalmente supone la facultad de utilización en forma exclusiva, aunque sólo con relación a los productos y los servicios para los que hubiere sido solicitada. El art. 11 dispone:

“La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.

Cuando se trata de una marca en la que se incluye el nombre de un producto o un servicio, la marca sólo se registrará para el producto o el servicio que en ella se indica".

La Ley otorga el derecho a usar o no la marca salvo que el Poder Ejecutivo decrete la obligatoriedad de su uso por motivos de interés general. Esto está establecido en el artículo 19. 

* Derecho de oposición

La Ley otorga el derecho a oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios. El art. 14 establece: 

"El derecho de oponerse al uso o registro de cualquier marca que pueda producir confusión entre productos o servicios corresponderá a la persona física o jurídica que haya llenado los requisitos exigidos por la presente ley."  

Este derecho de oposición se encuentra complementado con acciones civiles y acciones penales tendientes a proteger los derechos  reconocidos en la Ley (art. 81 y ss.).

Para valerse de este derecho, quien haya registrado una marca debe acreditar la similitud entre algún producto o servicio que él fabrica o presta con otro que esté utilizando la misma marca. Esto es esencial para fundamentar el derecho de oposición, puesto que debe determinarse la existencia de confusión. En sentencia del 21 de abril de 1999, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo argumentaba en la forma siguiente: 

Al igual que la semejanza entre los signos, la similitud entre los productos o servicios requiere complejos y sutiles juicios valorativos para dilucidad con ayuda de las pautas o criterio que la jurisprudencia ha ido elaborando, si existe o no riesgo de confusión.” (La Justicia Uruguaya, caso 13.855).

Al respecto, es particularmente abundante la jurisprudencia brasileña. Se ha entendido repetidamente que sólo existe infracción a la Ley de Marcas cuando se imita una marca para calificar productos o servicios idénticos, en virtud de la confusión o error que esto habilita. Si no existe semejanza en las actividades, no hay posibilidad de confusión ni de inducción a la clientela en error. La sola violación de la marca no genera, por sí sola, derecho a indemnización, siendo necesario probar, además del hecho del uso de la marca, la etiología y los efectos dañosos[17].

El perjuicio o daño que sufre quien haya registrado una marca, debe ser considerado con relación a las ganancias que esa persona dejó de percibir como consecuencia de la infracción. Por lo tanto, debe ofrecerse prueba sobre las ganancias que le proporciona el uso de la marca y el eventual perjuicio que se sufre por la desviación de clientela.

Rippe Káiser ha sostenido - en consulta formulada a partir de la Ley 9956 - que “el margen de ganancia del infractor tiene aptitud objetiva, cierta y verificable para exhibir la medida del margen de ganancia que hubiera obtenido la víctima del proceder desleal del infractor, si la primera hubiera podido actuar en el mercado con sus signos distintivos sin la presencia competitivamente desleal del segundo, en tanto conducta ilegítimamente apropiante de derechos de terceros e ilegítimamente desviadora de clientela ajena.”  

3. Signos no registrables

Hay signos que no pueden ser registrados como marca. El artículo 4 y 5 de la Ley establece cuáles son y las consecuencias de su registro. Así, el artículo 4 establece lo siguiente: 

"A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

1º) El nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas públicas no estatales, de las sociedades con participación del Estado y en los casos de los artículos 73 y siguientes de la presente ley.

2º) Los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, así como los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado.

3º) Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional.

4º) Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.

5º) La forma que se dé a los productos o envases, cuando reúnan los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley.

6º) Los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley nº 16.811, de 21 de febrero de 1997, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente.

7º) Las letras o los números individualmente considerados sin forma particular.

8º) El color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas.

9º) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios.

10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen.

11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad.

12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9º), 10) Y 11) precedentes.

13) Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres.

14) Las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración."

Por su parte, el art. 5 dispone:

"A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:

1º) Las banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u organismo interesado.

2º) Las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan la protección por el derecho de autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento.

3º) Los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendiéndose por nombres, a los efectos de esta disposición, los de pila seguidos del patronímico, así como el solo apellido, los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquellos.

4º) El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.

5º) Las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del artículo 54 de la presente ley.

6º) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial.

7º) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal."

3. Trasmisión

La Ley otorga el derecho a transmitir la marca. El art. 16 y el art. 70 de la Ley 17.011 establecen que la propiedad de la marca puede ser transmitida por sucesión o por acto entre vivos.

El art. 70 agrega que en la venta de un establecimiento comercial se consideran comprendidas las marcas salvo estipulación en contrario[18].

El art. 16 establece:

La propiedad de una marca pasa a los herederos y puede ser transferida por acto entre vivos, por disposición de última voluntad, por ejecución forzada o por la acción de reivindicación.

La transferencia total o parcial del derecho de propiedad de la marca podrá hacerse por instrumento público o privado. Para que surta efectos frente a terceros, deberá inscribirse en la Dirección de la Propiedad Industrial y publicarse en el Boletín de la Propiedad Industrial que se crea por el artículo 80, de la presente ley.

El art. 70 dispone: 

La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión. 

B. Nombre comercial

El nombre comercial es aquel que identifica la actividad comercial o industrial de un comerciante.

El nombre comercial está regulado en un capítulo de la Ley 17.011 de 1998 (arts. 67-72).

El art. 67 de la Ley establece que “el nombre comercial constituye una propiedad industrial”.

El derecho al nombre comercial se adquiere por el uso y no es registrable.

1. Nombre comercial, nombre del comerciante y denominación social

El nombre del comerciante o la denominación social, identifican al sujeto de derecho, quien lo utiliza para celebrar negocios jurídicos. El nombre comercial es el que se da a una actividad para distinguirla de otras del mismo giro.

El art. 68 se refiere al nombre o designación convencional. Puede entenderse que el nombre comercial puede ser el nombre de una persona física o la denominación de una sociedad o puede utilizarse como nombre comercial una denominación de fantasía. Sería ésta la distinción adoptada por la Ley.

Damos un ejemplo. El propietario de un bar puede ser una persona física llamada Ricardo Martínez, quien utiliza su nombre personal en todas sus transacciones mercantiles, pero designó su actividad con el nombre Germinal que aparece en letreros al frente del establecimiento. En este caso, se distinguen el nombre comercial del nombre del comerciante.

El Sr. Ricardo Martínez podría utilizar su nombre personal para distinguir su actividad. En este caso, su nombre personal adquiere carácter de nombre comercial sujeto a la disciplina de esta ley. El nombre del comerciante, en este caso, cumple varias funciones: identifica al comerciante, persona física o jurídica, quien lo utiliza para la celebración de negocios mercantiles y, a la vez, sirve para identificar la actividad ejercida en el establecimiento y para conservar la clientela que va ligada a ese nombre.

2. Nombre comercial y establecimiento comercial o industrial

a. El nombre comercial como identificación del establecimiento

Merlinski Goldstein y Salaberry entienden que el art. 70 se refiere, no solamente a la marca, como dice el texto de la norma sino, tambiénal nombre comercial, porque la norma está incluida en sede de nombres comerciales.

Dicen textualmente:

“La ley no prevé hipótesis alguna de separación de un nombre comercial del establecimiento que lo lleva (art. 70 ley). Para que esa separación pueda darse, es necesario pacto expreso en contrario en la enajenación del establecimiento. Se sigue aquí el principio general: si nada se estipula la enajenación del establecimiento comprende la del nombre comercial.

Esta norma no es nueva, sino que ya se encontraba en el texto legal anterior. Solamente que estaba ubicada en otro lugar. Era el art. 7 de la vieja ley, Capítulo I, en la parte general relativa a marcas.

En el nuevo texto ha sido reubicado y colocado en sede de ‘nombre comercial’.

Estimamos que el cambio no ha sido feliz, y crea confusiones.

Entendemos que lo que el legislador ha querido era extender el régimen previsto para las marcas y su transferencia con el establecimiento comercial, al nombre comercial.

Pero se crea confusión reglamentando sobre marcas en sede de nombre comercial. Lo mismo es válido para la o las marcas, con la salvedad de que la marca no necesariamente va unida al establecimiento como el nombre. El titular de una marca es una persona física o jurídica pero no un establecimiento comercial."[3]

b. El nombre comercial como identificación de la actividad comercial

No tenemos el honor de compartir la interpretación reseñada. El art. 70 está mal ubicado, pero sólo se refiere a la marca.

En la Ley n° 17.011, la marca tiene su especial régimen legal y el nombre tiene, también, su régimen especial. Lo que se establezca para marca no es extensivo al nombre y viceversa.

Más aun, en interpretación a contrario sensu, si la Ley admite que la marca queda comprendida en la venta del establecimiento comercial y no lo dispone para el nombre, es porque se ha querido un régimen distinto. Tan distinto es, que la norma sobre nombre, lo vincula a una actividad comercial y no a un establecimiento.

En cuanto a la vinculación del nombre comercial con el establecimiento deben realizarse las siguientes precisiones. La Ley no considera el derecho al nombre comercial como un bien que integre la casa de comercio. La Ley n° 17.011, textualmente, no vincula el nombre comercial a un establecimiento sino a una actividad con fines comerciales. Quien desee realizar una actividad comercial puede adoptar  un nombre comercial, tenga o no establecimiento comercial y aunque no haya creado una organización empresarial. Así resulta de los arts. 68 y 71 de la Ley n° 17.011. El art. 71 dispone: 

“El derecho al uso exclusivo del nombre como propiedad industrial, se extinguirá con la actividad con fines comerciales que lo lleve”.  

3. Régimen aplicable al nombre comercial

a. Derecho al uso exclusivo y oposición

Varios artículos de la Ley desarrollan los atributos de esa propiedad que, dada la inmaterialidad del bien, consisten en el derecho al uso exclusivo y el derecho a oponerse a su uso por terceros. Resulta de los arts. 68 y 69 de la Ley n° 17.011.

El art. 68 establece: 

“Si una persona física o jurídica quisiera desarrollar con fines comerciales una actividad ya explotada por otra persona, con el mismo nombre o con la misma designación convencional, deberá adoptar una modificación clara que haga que ese nombre o esa designación sea visiblemente distinto al preexistente.” 

Por el art. 68 no se prohíbe directamente el uso del nombre comercial ya usado por otro pero se impone, a quien quiere usarlo, la obligación de efectuarle una modificación que lo haga visiblemente diferente al preexistente. La restricción se impone sólo cuando se trate de las mismas actividades.

El art. 69 dispone: 

“La acción judicial del titular del derecho exclusivo al uso de un nombre comercial caducará a los cinco años desde el día que se empezó a usar por otro."

b. Sobre la trasmisión del nombre comercial

El art. 70 de la Ley 17.011 establece: 

“La cesión o venta del establecimiento comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario, y el cesionario tiene el derecho de servirse de ella aunque fuera nominal, de la misma manera que lo hacía el cedente, sin otras restricciones que las impuestas expresamente en el contrato de venta o cesión.”  

La interpretación de esta norma ha ameritado dos opiniones diferentes respecto a la trasmisión del nombre comercial.

* Opinión de Merlinski Goldstein y Salaberry

Merlinski Goldstein y Salaberry consideran que el art. 70 de la Ley n° 17.011 se refiere, no solamente a la marca, como dice el texto de la norma, sino también al nombre comercial. Esta opinión se basa en que la norma está incluida en sede de nombres comerciales.  

Por lo tanto, según esta doctrina, la enajenación del establecimiento, aun si nada se dice en el contrato respectivo, comprendería el nombre comercial. Éste prestigia, valoriza y permite distinguir al establecimiento que se enajena de los demás establecimientos del mismo género, por lo que sería lógico que la enajenación del establecimiento comprendiese la de su nombre, salvo pacto expreso en contrario[4].  

* Nuestra opinión

En nuestra opinión, la Ley n° 17.011 no dispone que la enajenación de la casa de comercio comprenda el nombre. 

En la Ley n° 17.011, la marca tiene su especial régimen legal y el nombre tiene, también, su régimen especial. Por ello, lo que se establece para la marca no es extensivo al nombre y viceversa. Más aun, en una interpretación a contrario sensu, si la Ley admite que la marca queda comprendida en la venta del establecimiento comercial y no lo dispone para el nombre, es porque se ha querido un régimen distinto. Puede concluirse que si la casa de comercio se trasmite, con ella no se enajena el nombre.

Advertimos que en materia de nombre existen intereses contrapuestos: el interés del adquirente en mantener el nombre usado por el enajenante, como factor de atracción de clientela y el interés del dueño del nombre, que tiene derecho a su uso exclusivo y el interés de los terceros, que pueden ser confundidos con la permanencia del nombre. Precisamente, para  tutela del creador del nombre y de los terceros, la Ley n° 17.011 no ha dispuesto que el nombre se trasmita con la enajenación del establecimiento, como lo hizo para las marcas.  

De acuerdo al art. 71, antes citado, la Ley tutela el nombre mientras esté anexado a una actividad y no a un determinado establecimiento. Puede concluirse que si la casa de comercio se trasmite, con ella no se enajena el nombre. Cuando el dueño del nombre enajena el establecimiento, puede seguir su actividad con ese nombre en otros establecimientos. El derecho de la exclusividad en su uso termina cuando quien lo adoptó clausura sus actividades.

Por ejemplo, cuando el dueño del nombre tiene varios establecimientos y enajena uno de ellos, puede seguir su actividad, con ese nombre, en los establecimientos que conserva. El adquirente del establecimiento no adquiere derecho al nombre.

Supongamos que el Sr. Ricardo Martínez tiene varios bares y los explota bajo el mismo nombre “Germinal“. Tiene un derecho exclusivo al  uso  de ese nombre. Si vende sólo uno de ellos, resulta claro que ese nombre Germinal no podrá ser utilizado por el adquirente, porque el derecho de la exclusividad en su uso termina sólo cuando Ricardo Martínez clausure sus actividades.

En otro ejemplo, si quien enajena la casa de comercio cesa su actividad, no puede reservarse la propiedad del nombre. Si Ricardo Martínez, es dueño de un bar y lo enajena, cesando en su actividad, quien lo adquiere, podrá usar el nombre Germinal, puesto que Ricardo Martínez ya no tiene la propiedad de ese bien incorporal. Si, al enajenar el bar, el Sr. Ricardo Martínez cesa con todas sus actividades, ya no tendrá derecho sobre el nombre Germinal de su propiedad, por cuanto él ha cesado en su actividad. Quien adquiere su casa de comercio, podrá ponerle como nombre Germinal, puesto que Ricardo Martínez ya no tiene la propiedad de ese bien incorporal porque cesó en su actividad.

Siguiendo con ejemplos: el Sr. Ricardo Martínez usaba su nombre personal para designar su actividad, ligada a un establecimiento. El adquirente no podrá utilizar ese nombre porque sólo podrá adoptar para su actividad su propio nombre o una designación convencional. Nuestra postura se corresponde con el principio de la veracidad.

Desde luego, cabe aclarar que el nombre identifica la actividad desarrollada por una persona y es un factor de atracción de clientela. Por esta última función, al adquirente de una casa de comercio, puede interesarle continuar su explotación bajo el mismo nombre utilizado por el enajenante, para dar una apariencia de continuidad que se entiende beneficiosa para conservar la clientela. El derecho a usar el nombre dependerá de las circunstancias antes referidas. El adquirente podrá negociar con el enajenante para que le permita utilizar el nombre que él estaba utilizando.

C. Indicaciones geográficas

El  art. 73 de la Ley n° 17.011 establece:  

Constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

El art. 74 dispone:

Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro.

El art. 76 crea el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. El art. 75 define lo que considera como denominación de origen:

“Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusivas o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.”

Esquemas:

 


[1] Bugallo Montaño, Manual Básico de Derecho de la Empresa, pp. 88 y 89.

[2] Mezzera Álvarez, Curso de Derecho Comercial, t. 4, p. 39.

[3] Merlinski y Salaberry, Las marcas en el Uruguay, marco normativo, pp. 71 y 72.  

[4] Merlinski y Salaberry, id. ibid.

[17] Bastos, Propriedade industrial, pp. 46-51.

[18] Igual previsión existe en el Derecho argentino.

 

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